We waren recent getuige van een televisierel van jewelste. Zo had MvH uit A. het aan de stok met ADW, eveneens uit A. ADW uitte haar ongenoegen over het gegeven dat MvH het teken ‘Maisonfemi’ als merk had geregistreerd achter ADW haar rug om, hoewel ADW dit teken reeds langer gebruikte. Los van de vraag of de discussie op zichzelf niet het doel op zich was van deze content creators, kan men zich natuurlijk ook de vraag stellen of zulks wel kan?
Het merkenrecht voorziet in de mogelijkheid om een merk nietig te zien verklaren wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was (artikel 59.1. Uniemerkverordening (Verordening (EU) 2017/1001)). Het initiatief daartoe zal evenwel moeten worden genomen door de partij die de andere partij van deze kwade trouw beschuldigt. Immers, bij het registreren van het merk wordt de ‘kwade trouw’ niet getoetst. Kwade trouw is zodoende niet relevant in onderzoeks- of oppositieprocedures (voor oppositieprocedures, 17/12/2010, T-- 192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50). Zoals ook recent nog werd geoordeeld door het Hof van Cassatie op 7 mei 2026, geldt bij elke merkaanvraag een wettelijk vermoeden van goede trouw. De partij die de nietigheid vordert, moet dit vermoeden weerleggen met "voldoende objectieve, relevante en samenhangende omstandigheden". Indien ADW dus de nietigheid van het depot door MvH zal willen aanvechten met het oog op de nietigverklaring, dan zal zij de bewijslast dragen om aan te tonen dat MvH ter kwader trouw handelde.
Omdat het begrip niet gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar op enigerlei wijze beschreven is in de wetgeving, stelde advocaat-generaal Sharpston voor om het te definiëren als een "gedrag dat afwijkt van aanvaarde beginselen van ethisch gedrag of eerlijke handels- en bedrijfspraktijken" (advies van advocaat-generaal Sharpston van 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60). Uit de rechtspraak blijkt dat met name drie factoren relevant zijn.
1. Gelijkheid of overeenstemming van de tekens: het feit dat het te kwader trouw geregistreerde Uniemerk gelijk is aan of veel lijkt op een teken waarnaar de aanvrager van de nietigverklaring verwijst, kan belangrijk zijn voor de vaststelling van kwade trouw.
Opgepast, het is noch noodzakelijk, noch voldoende, dat er gelijkheid of overeenstemming van tekens is.
2. Kennis van het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken: het feit dat de houder van het Uniemerk wist of had kunnen weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikte voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, kan ook belangrijk zijn.
Zulks zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een Italiaanse handelsagent het merk van zijn principaal in Italië gaat deponeren. En is een factor die ook ADW zou kunnen opwerpen.
3. Oneerlijke bedoelingen van de houder van het Uniemerk: dit is een subjectieve factor die aan de hand van objectieve omstandigheden moet worden vastgesteld (11/06/2009, C--529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Misschien was het wel de uitsluitende bedoeling van MvH om zo een financiële vergoeding te verkrijgen van ADW zonder ooit de intentie te hebben gehad om het merk daadwerkelijk te gebruiken? Zo werd in het verleden reeds geoordeeld dat wanneer de houder van het Uniemerk de nietigverklaring vorderende partij om financiële vergoeding verzoekt, dit kan leiden tot de constatering van kwade trouw, indien wordt bewezen dat de houder van het Uniemerk op de hoogte was van het bestaan van het oudere gelijke of overeenstemmende teken en een voorstel voor financiële vergoeding verwachtte van de nietigverklaring vorderende partij (08/05/2014, T--327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).
Voor alle duidelijkheid: het bewijzen van de kwade trouw is niet beperkt tot de voorgaande factoren. Ook hier herinnerde het Hof van Cassatie in zijn arrest van 7 mei 2026 nogmaals dat de beoordeling of er al dan niet sprake is van kwade trouw een feitelijke kwestie is waarover de feitenrechter oordeelt en voor zover deze feitenrechter zijn besluit correct motiveert op basis van de voorgelegde elementen, zal het Hof van Cassatie niet kunnen ingrijpen.
Mathieu Malfait
